Upaya seorang Ricky Thio sebagai pemohon dalam uji materi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyoal mengenai Penghapusan Merek tembus di Mahkamah Konstitusi. MK dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan perkara terdaftar dengan nomor: 144/PUU-XXI/2023 pada tanggal 30 Juli 2024. 

Dasar pemohon mengajukan uji pasal tersebut dilatarbelakangi adanya Gugatan Penghapusan Merek yang diajukan Penggugat yang merupakan perusahaan luar negeri dari Tiongkok yang bernama ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.LTD oleh dengan perkara Nomor: 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Pst tanggal putus 24 Agustus 2023  yang mana Penggugat menggunakan dasar Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menghapus merek Ricky Thio (Ic. Pemohon) yaitu merek “HDCVI & LOGO” yang telah terdaftar dengan pendaftaran nomor IDM000553432 dalam Daftar Umum Merek.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menolak Eksepsi Tergugat I (Ricky Thio) dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). 

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.LTD kemudian mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan terdaftar dengan perkara No. 511 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang kemudian dalam amar putusannya, majelis hakim menolak permohonan kasasi tersebut sebagaimana diputus pada tanggal 29 Mei 2024. 

Atas dasar itulah Ricky Thio mengajukan permohonan uji materiil pasal tersebut agar memberikan jaminan hukum, perlindungan dan kepastian hukum atas hak merek kepada para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri terkhusus yang terdampak atas corona virus disease 19 (covid 19) pada tahun 2020 hingga 2022. 

Dalam pertimbangannya, MK mengedepankan perlindungan kepada pengusaha UMKM apabila terjadi keadaan/kondisi di luar batas kemampuan manusia (force majeure) misalnya bencana alam dan pandemi, sehingga para pengusaha UMKM yang terdampak masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kembali produksi barang atau jasa dengan merek terdaftar.

Oleh karena itu, para hakim dalam amar putusannya: 

Mengadili: 

1. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
   2. Menyatakan frasa “3 (tiga) tahun” dalam norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) tahun”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”..
   3. Menyatakan frasa “larangan serupa lainnya” dalam norma Pasal 74 ayat (2) huruf c  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 29145 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “termasuk dalam kondisi force majeure”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi “c. larangan serupa lainnya, termasuk dalam kondisi force majeure yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
   4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
   5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

“Isu ini menarik, sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, saya selalu menekankan pentingnya Use of Mark (Penggunaan Merek) kepada para klien mengingat adanya risiko Penghapusan Merek yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selain itu pada isu ini sebagaimana diputus pada tanggal 30 Juli 2024 perubahan batas waktu dari 3 tahun menjadi 5 tahun sudah tepat diterapkan di era pandemi yang terjadi memakan sampai beberapa tahun seperti covid 19 (2020 – 2022) dimana dunia usaha butuh waktu 2-3 tahun untuk pulih (sifatnya kasuistis), namun efek sampingnya bakal bermunculan trademark squatter,” tutur Benny Muliawan

“BNL pada tanggal 22 Juni 2023 lalu mendapatkan kunjungan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana diskusi mengenai Penghapusan Merek, kita sharing terkhusus juga dengan adanya contoh negara-negara lain seperti Filipina yang sudah menerapkan Declaration of Actual Use (DAU) atau Pernyataan Penggunaan Merek yang menjadi indikator penggunaan merek di negara tersebut dengan resiko apabila tidak mengurus DAU maka merek dapat dibatalkan. Harapannya Indonesia juga memiliki standarisasi/ketentuan mengenai penghapusan merek khususnya terkait dengan penggunaan merek,” ujarnya.